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知产视野210 | 未注册驰名商标的保护

发布时间：2021/5/14 18:00:08　来源：澎湃新闻　浏览次数：487

编者按

本期“知产视野”刊登南社布兰兹有限公司（以下简称南社布兰兹公司）与淮安市华夏庄园酿酒有限公司（以下简称华夏庄园公司）、杭州正声贸易有限公司（以下简称杭州正声公司）侵害商标权纠纷案，该案系我省首例认定与保护未注册驰名商标的案件，对类案处理具有一定的参考价值。

南社布兰兹公司系知名葡萄酒品牌“Penfolds”注册商标的权利人。上世纪90年代“Penfolds”葡萄酒进入中国后，南社布兰兹公司将“奔富”作为“Penfolds”葡萄酒的中文名称一直沿用至今。经过南社布兰兹公司长时间、大范围、持续地宣传、销售和推广，英文“Penfolds”“PENFOLDS”与中文“奔富”在相关公众中已形成对应关系。《中国食品》《中华工商时报》等媒体将“奔富”作为“Penfolds”的中文翻译使用在宣传报道中，国家商标局、商评委以及法院在相关裁定和判决中，亦多次认定“奔富”与“Penfolds” 具有对应性。但因案外人抢注，南社布兰兹公司未能成功注册“奔富”商标，其在某酒类商品展览会上发现一款名为“Penfunils/奔富尼澳”的葡萄酒商品，遂向南京中院起诉主张被控侵权商品的生产商和经销商的行为构成商标侵权。

驰名商标的所有人因种种原因未能在有关国家申请注册，但事实上在该国相关公众中，已被普遍认为是该商标的真正拥有者，如果绝对坚持“不注册不保护”的原则，对驰名商标的所有人就可能出现不公平的结果，也可能误导消费者。因此，《巴黎公约》早在1925年就增加了对未注册驰名商标的保护，我国在2001年修改商标法时亦明确规定了驰名商标的两种保护形式，其中就包括对未注册驰名商标的保护。

《商标法》第十三条第一款、第二款规定，为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条第(一)项规定，以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼的民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，可以对所涉商标是否驰名作出认定。

本案中，基于前述法律规定，南社布兰兹公司向法院请求认定“奔富”为未注册驰名商标，法院根据本案具体情况，认为南社布兰兹公司的“奔富”商标有必要且能够被认定为未注册驰名商标。

首先，南社布兰兹公司作为“PENFOLDS”“Penfolds”两个商标的所有权人，在商品包装、经销合同、广告宣传中大量地使用“奔富（Penfolds）”“奔富/Penfolds”“Penfolds（奔富）”等标识，相关媒体、经销商、活动举办方等也在报道或商事活动中将“奔富”与“Penfolds”组合使用，英文“Penfolds”商标与中文“奔富”商标已形成对应关系，在国内葡萄酒消费群体中，“奔富”已经具有了区别商品来源的作用。

其次，因案外人的抢注行为，导致南社布兰兹公司使用的“奔富”商标长期未能核准注册，而对于被诉侵权行为是否成立的判断需要以“奔富”是否属于未注册驰名商标作为事实依据。因此，根据当事人的请求和本案的具体情况，有必要认定“奔富”是否属于未注册驰名商标。

最后，根据《商标法》第十四条的规定，结合相关公众对“奔富”商标的知晓程度、“奔富”商标使用的持续时间、“奔富”葡萄酒的销售数量、南社布兰兹公司相关宣传所持续的时间、程度和地理范围以及“奔富”商标受保护记录等多方面因素，应当认定“奔富”为未注册驰名商标。

最终，法院在认定“奔富”为未注册驰名商标的基础上认定华夏庄园公司生产、销售，杭州正声公司销售的被控侵权商品侵害涉案商标专用权，应当承担停止侵权并赔偿损失的民事责任。

本案判决及时有效制止了抢注并使用他人未注册驰名商标的行为，并在一定程度上影响了商标行政授权程序。判决生效后半年内，南社布兰兹公司商标顺利注册，为今后维权打下良好基础。同时，本案在认定侵权成立的基础上，考虑到侵权商品涉及民生食品领域，华夏庄园公司、杭州正声公司系侵权商品的生产、销售源头，全额支持了南社布兰兹公司100万元的诉讼请求，体现了最严格知识产权司法保护理念以及制止抢注、维护诚信的价值导向，提高了权利人的获得感，取得了较好的法律效果和社会效果。

本案入选2020年中国法院50件典型知识产权案例、2020年江苏法院知识产权司法保护十大典型案例以及中国外商投资企业协会优质品牌保护委员会“2019-2020年度知识产权保护十佳案例”。刊登该案例，供研究参考。

知产视野210 | 未注册驰名商标的保护

——南社布兰兹有限公司与淮安市

华夏庄园酿酒有限公司、杭州正声

贸易有限公司侵害商标权纠纷案

【裁判要旨】

1.对于相关公众广为知晓但因他人抢注而未能核准注册的商标，人民法院可以根据当事人请求，在商标侵权案件中结合该商标使用持续时间、宣传投入、范围、程度以及受保护记录等因素，依法认定为未注册驰名商标并予以保护。

2.行为人违反诚实信用原则，对于明知是他人未在中国注册的驰名商标，利用商标注册先申请原则，抢先申请注册或受让与该未注册驰名商标相同或近似的商标，并使用在相同或者类似商品上，获得不当利益，给权利人造成损害的，人民法院可以根据权利人请求，判决行为人停止侵权并赔偿损失。

【案件信息】

南京中院（2018）苏01民初3450号民事判决书。

【案情摘要】

南社布兰兹公司系知名葡萄酒品牌“Penfolds”注册商标的权利人。上世纪90年代“Penfolds”葡萄酒进入中国后，南社布兰兹公司将“奔富”作为“Penfolds”葡萄酒的中文名称一直沿用至今。经过南社布兰兹公司长时间、大范围、持续地宣传、销售和推广，“奔富”葡萄酒获得了较高的知名度和影响力，被广大消费者所熟悉和认可。在葡萄酒商品上，“奔富”与“Penfolds”也逐渐形成了唯一对应的关系。《中国食品》《中华工商时报》等媒体将“奔富”作为“Penfolds”的中文翻译使用在宣传报道中，国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）、工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商评委）以及法院在相关裁定和判决中，曾多次认定“奔富”与“Penfolds” 具有对应性。

正是由于“奔富”商标积累了巨大的商业价值，导致了案外人的恶意抢注。2011年南社布兰兹公司申请注册“奔富”商标时，因与在先注册的商标近似，被商标局驳回申请。南社布兰兹公司不服提起行政诉讼，经过一审、二审和再审程序，2018年最高人民法院作出判决：撤销一审、二审行政判决和商评委决定，商评委就“奔富”商标重新作出决定。本案诉讼期间南社布兰兹公司申请的“奔富”商标已初审公告。

华夏庄园公司多次向商标局申请注册“PENFOILLS”“PENFUNILS”等与“Penfolds”近似的英文商标，同时还从案外人处受让了“奔富尼澳”中文注册商标，并将“奔富”“奔富尼澳”“Penfunils”等标识大量地使用在其生产的葡萄酒商品上，由杭州正声公司进行销售。经南社布兰兹公司申请，“奔富尼澳”商标被商评委宣告无效，“PENFOILLS”“PENFUNILS”的商标注册申请亦被商标局驳回。南社布兰兹公司认为华夏庄园公司、杭州正声公司上述行为侵害了其商标权，提起诉讼要求华夏庄园公司、杭州正声公司立即停止侵权并赔偿其经济损失及合理维权支出100万元。

【法院认为】

南京中院认为：

一、南社布兰兹公司的“奔富”商标有必要且能够被认定为未注册驰名商标

原告南社布兰兹公司是世界知名的葡萄酿造企业，其旗下包括第861084号“PENFOLDS”和第8376485号“Penfolds”两商标在内的系列商标，经过原告南社布兰兹公司及其代理商在中国多年的推广和使用，已具有了较高的知名度。原告提交的证据表明，其在商品包装、经销合同、广告宣传中大量的使用“奔富（Penfolds）”“奔富/Penfolds”“Penfolds（奔富）”等标识，相关媒体、经销商、活动举办方等也在报道或商事活动中将“奔富”与“Penfolds”组合使用，英文“Penfolds”“PENFOLDS”与中文“奔富”在相关公众中已形成对应关系，在国内相关葡萄酒消费者中，“奔富”已经具有了区别商品来源的作用。

本案中，被控侵权商品的产品报价单上印有“奔富NEO128”“奔富NEO389”“奔富NEO407”“奔富NEO168”“奔富NEO138”“奔富NEO218”“奔富NEO289”“奔富NEO369”“奔富NEO707”“奔富NEO919”等标识，位置突出、醒目，对消费者识别商品的提供者起到了指示作用，应当认定为商标使用行为。而原告的第861084号“PENFOLDS”和第8376485号“Penfolds”注册商标均为英文字母商标，与被控侵权“奔富”中文标识存在一定差异。故法院基于原告的请求，根据《中华人民共和国商标法》（2013年修正）第十四条的规定和以下事实，认定原告使用的“奔富”为未注册驰名商标进行保护。

1.相关公众对该商标的知晓程度。多年来，原告始终立足于葡萄酒商品的经营，“奔富”商标广泛地用于其系列葡萄酒商品上。原告及其关联公司通过授权许可方式在中国大陆地区17个省32个市开设了48家“Penfolds 奔富”品牌葡萄酒专卖店，随着“奔富”葡萄酒生产销售规模的扩大，原告对其品牌和产品在全国范围内进行了广泛地推广，获得了大量的荣誉，树立了良好的品牌形象，其“奔富”葡萄酒畅销市场，被广大消费者所熟知。

2.商标使用的持续时间。原告现有证据能够证明，自上世纪90年代，原告的“Penfolds”与“奔富”通常作为一个整体被广泛使用和宣传，并在葡萄酒商品的瓶贴标签上和商业宣传中使用，至今已持续使用了20余年时间，累积了巨大的商业价值。

3.该商标宣传工作的持续时间、程度和地理范围。本案中，原告对于“奔富”品牌的推广投入了大量费用，开展了方式多样的宣传活动。《第一手报导》《澳门日报》《中华工商时报》《香港商报》《华夏酒报》《北京商报》《粤港信息日报》等报纸，《BUSINESS CHINA》《中国品牌》《食品安全导刊》《中外葡萄与葡萄酒：文化版》《世界高尔夫》等杂志以及“红酒世界网”“搜狐新闻”“凤凰网酒业”“澳洲财经”“亚马逊销售排行榜”“京东销售”“淘宝网”“人民网”“新浪网”“环球网”“北京商报网”等网络媒体对“奔富”葡萄酒进行了全方位、多角度的介绍。原告还通过举办葡萄酒品鉴活动、投放户外广告等形式更多的消费者了解、熟悉了“奔富”品牌，在广大消费者心目中建立了较高的认同感和满意度。

4.该商标受保护的记录。多年来，原告十分重视对其商标品牌的管理和维护，并积极通过各种方式来维护自身的权益。南京、南昌、蓬莱、汕头、揭阳、阳西等多地的工商行政管理部门以及法院，对相关商标权的行为作出了行政处罚和民事判决。

5.该商标驰名的其他因素。经营期间，“奔富”系列葡萄酒通过线上、线下等多渠道进行销售，销售收入、利润总额逐年快速上升。2017年凤凰网报道“Penfolds/奔富（年成交量已过亿元）”。国际葡萄酒及烈酒研究所提供的数据显示，“Penfolds”葡萄酒在我国进口、销售数量较大。

二、华夏庄园公司、杭州正声公司的行为构成商标侵权

本案中，从主观恶意来看，华夏庄园公司违反了诚实信用的基本原则，申请注册了多件与南社布兰兹公司具有较强显著性商标相同或近似的商标，且其未对此作出合理解释，可以确认华夏庄园公司具有明显攀附他人品牌商誉的主观故意。从客观行为来看，华夏庄园公司、杭州正声公司在其生产、销售的葡萄酒商品及相关宣传材料上使用的“奔富”标识与未注册驰名商标“奔富”构成相同，使用的“Penfunils”标识与南社布兰兹公司享有的“Penfolds”注册商标构成近似，属于商标侵权行为。

三、华夏庄园公司、杭州正声公司应承担停止侵权并赔偿经济损失的法律责任

未注册驰名商标属于商标权人的合法民事权利，侵害未注册驰名商标造成权利人损害的，应当依法承担赔偿责任。本案中，华夏庄园公司生产、销售的，杭州正声公司销售的被控侵权商品侵害了南社布兰兹公司享有的“Penfolds”注册商标专用权和“奔富”的商标权利，依法应当承担停止侵权、赔偿损失的民事法律责任。

关于赔偿数额的确定。一审法院主要考虑：第一，南社布兰兹公司系国际知名葡萄酒生产企业，涉案商标经南社布兰兹公司及其代理商推广和使用，享有较高的知名度和美誉度。华夏庄园公司、杭州正声公司明知他人享有较高知名度的涉案商标，而不加以规避，仍将与涉案商标相近似的标识使用于同类葡萄酒商品上，具有明显攀附南社布兰兹公司商誉的主观意图。第二，华夏庄园公司多次申请与南社布兰兹公司涉案商标近似的商标，侵权恶意明显。第三，从报价单上看，被控侵权葡萄酒品类较多，利润空间较大，华夏庄园公司、杭州正声公司获利丰厚。第四，华夏庄园公司、杭州正声公司为合作关系，存在共同侵权的故意，应承担连带赔偿责任。同时考虑到杭州正声公司系华夏庄园公司的经销商，其仅实施了被诉侵权商品的销售行为，应对华夏庄园公司的赔偿金额承担部分连带责任。第五，从保护权利人的合法权利、维护正常的市场竞争秩序、制止侵害商标权行为角度综合考虑，南社布兰兹公司提出的100万元经济损失及合理费用的赔偿请求在法定幅度范围内，且有一定的事实基础，应予以全额支持。最后，南社布兰兹公司还主张其为制止侵权行为而支出的合理费用10万元，考虑到南社布兰兹公司及其诉讼代理人为制止侵权而进行了大量调查取证工作、搜集复印较多证据材料、申请认证和公证等一系列维权准备工作，一审法院结合南社布兰兹公司及其代理人为制止侵权行为所做的实际工作量及上海市律师服务收费相关规定，确定华夏庄园公司、杭州正声公司赔偿南社布兰兹公司制止侵权合理费用 10万元。

南京中院判决：一、华夏庄园公司、杭州正声公司立即停止侵害南社布兰兹公司享有的第861084号“PENFOLDS”和第8376485号“Penfolds”注册商标专用权的行为；二、华夏庄园公司、杭州正声公司立即停止侵害南社布兰兹公司享有的未注册驰名商标“奔富”的行为；三、华夏庄园公司于本判决生效之日起十五日内赔偿南社布兰兹公司经济损失100万元（含制止侵权行为支出的合理费用）；杭州正声公司对其中的20万元承担连带赔偿责任；四、驳回南社布兰兹公司的其他诉讼请求。

一审判决后，当事人未上诉，该判决已生效。

一审合议庭：张斌谢慧岚柯胥宁

原标题：《知产视野210 | 未注册驰名商标的保护》

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